Praticiens en marques au Canada, les prolongations de délai, ô combien pratiques pour répondre à un rapport d'examen, ou pour répondre à un avis prévu à l'article 44.1 de la Loi sur les marques de commerce, ne sont plus inconditionnellement accordées. En effet, les conditions d'octroi de prolongations se sont resserrées d'une manière drastique.
Plus précisément, tous les délais indiqués dans un rapport d'examinateur ou dans un avis demandant de grouper et de classer les produits et les services émis par l'OPIC, le 17 janvier 2020 ou après cette date, ne peuvent plus être prolongés à moins que le requérant ne revendique et démontre des circonstances exceptionnelles.
Circonstances exceptionnelles – rapport d'examen
Voici des exemples de circonstances exceptionnelles qui justifieraient une prolongation de délai pour répondre à un rapport d'examen :
- Nomination récente d'un autre agent de marques de commerce.
- Circonstances indépendantes de la volonté de la personne concernée, par exemple une maladie, un accident, un décès, une faillite ou toute autre circonstance grave et imprévue.
- Transfert – Dans le cas où une requête serait en instance au Bureau pour faire inscrire ou enregistrer le transfert d'une demande ou d'une marque de commerce déposée et que ledit transfert permettrait de réfuter une objection fondée sur la confusion.
- Opposition – La marque de commerce en instance créant de la confusion fait l'objet d'une procédure d'opposition en instance.
- Article 45 – La marque de commerce déposée créant de la confusion fait l'objet d'une procédure prévue à l'article 45.
- Marque officielle – Le requérant négocie activement avec le propriétaire d'une marque officielle, en vue d'obtenir son consentement.
- Division d'une demande prévue au Protocole – Le requérant a produit une demande de division, à l'égard du Canada, d'un enregistrement international sur lequel se fonde la demande originale prévue au Protocole. Le requérant est en attente de la notification du Bureau international attestant la création de l'enregistrement international divisionnaire.
- Répondre à une objection qui pourrait mener à un rejet en vertu des alinéas 37(1)b), c), ou d) de la Loi – Le requérant a besoin de plus de temps pour étudier une objection et y répondre en bonne et due forme. Le requérant ne peut demander une prolongation de délai pour cette raison qu'une seule fois dans la poursuite de la demande.
- Rassembler de la preuve du
caractère distinctif en vertu du paragraphe 32(1) de la
Loi
Le requérant rassemble présentement la preuve exigée afin de démontrer que la marque de commerce était distinctive à la date de la production de la demande. Le requérant ne peut demander une prolongation de délai pour cette raison qu'une seule fois dans la poursuite de la demande.
Circonstances exceptionnelles – classification de produits ou services
Voici des exemples de circonstances exceptionnelles qui justifieraient une prolongation de délai pour répondre à un avis demandant de grouper et de classer les produits et les services :
- Nomination récente d'un autre agent de marques de commerce – En cas de nomination récente d'un autre agent de marques de commerce et si le nouvel agent nécessite du temps pour prendre connaissance du dossier.
- Circonstances indépendantes de la volonté de la personne concernée – Ces circonstances comprennent une maladie, un accident, un décès, une faillite ou toute autre circonstance grave et imprévue.
- Transfert – Dans le cas où une requête est en instance au Bureau pour faire inscrire le transfert de la marque de commerce déposée.
La prolongation
Si, à l'expiration du délai de six mois suivant la date du rapport d'examen ou l'avis demandant le groupement des produits ou des services, le requérant n'a pas répondu, l'OPIC émettra un avis de défaut portant un délai de deux mois pour remédier au défaut.
Une taxe gouvernementale de 125 $ CA est applicable uniquement aux demandes de prolongation de délai afin de répondre à un avis demandant de grouper et de classer les produits et les services. Aucune taxe n'est requise pour une demande de prolongation de délai afin de répondre à un rapport d'examen.
Comme le dit l'adage, « mieux vaut prévenir que guérir ». Ne vous fiez plus aux prolongations et prenez-vous y à l'avance.
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