Recientemente, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial- INPI emitió y publicó el Acta Normativa n. 70/2017, con entrada en vigor el 1 de julio de 2017 y que cambiará algunas reglas relativas a los procedimientos actuales
El Acta Normativa nº 70/2017 establece el procedimiento administrativo para el registro de contratos de licencia que implican marca registrada; patente; diseño industrial; y tecnología, y también para la transferencia de tecnología y acuerdos de franquicia.
El principal cambio traído por el Acta Normativa n. 70/2017 es que el INPI no aplicará las disposiciones fiscales y tributarias que solía hacer.
En realidad, el INPI no analizará los méritos de los contratos, y las informaciones sobre el término, así como la remuneración, serán de la responsabilidad de la parte que solicita el registro, y no habrá interferencia de la Autarquía.
El INPI simplemente registrará los contratos conforme sean y el Certificado de Registro deberá contener la siguiente nota de información:
" El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial no analizó este contrato a la luz de la legislación relativa a las cuestiones fiscales y tributarias y a la remesa de dinero al exterior".
Se observa que el acta normativa acaba de confirmar lo que está establecido por el artículo 240 de la Ley de la Propiedad Industrial Brasileña, como sigue:
"Artículo 240. El artículo 2 de la Ley nº 5,648, del 11 de diciembre de 1970, pasará a tener la siguiente redacción:
2. El objetivo principal del INPI es reforzar, a nivel nacional, reglas que regulan la propiedad industrial, teniendo en cuenta su papel social, económico, legal y técnico, y ofrecer comentarios sobre la conveniencia de firmar, ratificar y cerrar convenciones, tratados contratos, contratos y propiedad industrial. "
Así, el INPI no interferirá en aspectos que nunca han sido de su competencia, y las Partes pueden tener sus acuerdos registrados más rápidamente y sin ningún cuestionamiento sobre los méritos, y especialmente en lo que se refiere a los términos y remuneraciones del contrato. Pero si en el futuro hubiera dudas sobre cualquier irregularidad en el acuerdo, estas cuestiones deberán ser analizadas por las autoridades competentes, que seguramente podrán contar con el soporte técnico del INPI.
Es importante observar que las reglas federales (Portaría 436/58 y Ley 8383/91), que establecen los porcentajes de los royalties y el término de los acuerdos de transferencia de tecnología, todavía están en vigor y es por eso que no alentamos a nuestros clientes a enviar contratos con términos y porcentajes más elevados, a pesar del nuevo posicionamiento del INPI.
En otras palabras, el porcentaje de deducibilidad de los royalties a ser pagados por las empresas brasileñas está limitado al 5% sobre las ventas netas de los productos/servicios licenciados. Sabiendo esto, es de hasta 1% para marcas registradas y hasta 5% para patentes y contratos de transferencia de tecnología, dependiendo del área tecnológica o de negocios.
Además, el plazo máximo para la deducibilidad de pagos de royalties en el exterior por las Empresas Brasileñas en Contratos de Licencia de Patente y/o Marca Registrada tiene el mismo período de validez de la patente y/o marca registrada y, en Contratos de Transferencia de Tecnología, es de cinco años, que sólo puede prorrogarse por un período adicional de cinco años desde que las Partes tengan motivos justificables.
Por lo tanto, aunque parezca conservador, Clarke Modet & Cº Brasil continúa aconsejando a sus clientes, que siempre es necesario observar el límite de los royalties a pagar en el exterior y el plazo de los contratos de tecnología.
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