Le Projet de Loi C-31 Loi no 1 sur le plan d'action économique adopté en 2014 devrait être mis en Suvre en 2019. Ce projet de Loi contient des modifications substantielles au système actuel des marques de commerces au Canada, qui auront un impact au niveau de la recherche, de l'analyse des risques et du respect des marques de commerces au Canada.
Voici les modifications à la Loi sur les marques de commerce qui auront probablement le plus d'impact sur les titulaires de marques de commerce au Canada :
- Les requérants ne
seront plus tenus d'identifier des motifs
d'enregistrement. Tout requérant qui emploie ou
qui projette d'employer une marque, et qui a droit
d'employer la marque, aura le droit de produire une demande
d'enregistrement. Il semble que les requérants
n'auront plus besoin d'indiquer, lors de la production de
la demande, si la marque de commerce a été
employée, ou de fournir une date de premier emploi.
- L'emploi de la marque ne
sera plus requis avant l'enregistrement. Sauf s'il y a
opposition, les enregistrements seront octroyés à
l'expiration du délai prévu pour fin
d'opposition. Aucune déclaration d'emploi
ne sera requise et aucun frais d'émission du certificat
d'enregistrement ne sera payable. Ces deux modifications
changent de manière fondamentale le système actuel
d'enregistrement. Stratégiquement, plusieurs
requérants envisageront des produits et services allant
au-delà de leur emploi actuel, mais ils devront être
prêts à faire la preuve qu'ils « projettent
» d'employer la marque de commerce. Les requérants
et les entreprises devront vraisemblablement faire plus
d'études de marché et d'investigations afin
d'évaluer l'impact des demandes en instance et des
enregistrements existants sur les nouvelles demandes, puisque
l'information sur l'emploi n'apparaitra plus au
registre des marques.
- La classification de Nice
sera mise en Suvre. Les requérants devront
identifier dans leurs demandes leurs produits et services en des
termes ordinaires du commerce et selon les classes de la
classification de Nice (avec le numéro de la classe). Cette
exigence s'appliquera également à toute demande
produite mais non encore enregistrée à la date
d'entrée en vigueur de la Loi. Le registraire pourra
aussi exiger que les titulaires de marques de commerce
déjà enregistrées fournissent la
classification de leurs produits et services, sous peine de
radiation de l'enregistrement. L'objectif de cette
dernière disposition est d'assurer que tous les
enregistrements existants se conforment au système de
classification. Présentement, on ne sait pas encore quand
les modifications seront apportées aux enregistrements
existants. Toutes les questions portant sur la classification
seront ultimement déterminées par le
registraire.
- Des frais
d'enregistrement par classe seront probablement mis en
Suvre. Le registraire encourage actuellement la
classification sur une base volontaire. Les entreprises pourraient
envisager produire leurs demandes d'enregistrement dès
maintenant, pendant que les frais d'enregistrement demeurent
peu élevés, puisqu'il n'y a aucune garantie
que le nouveau système de frais coûtera moins cher.
Les frais proposés sont de 330 $ pour la première
classe et de 100 $ pour chaque classe supplémentaire.
- Des règlements
permettant au Canada de mettre en Suvre le Protocole de Madrid
entreront en vigueur.
- Le Bureau des marques de
commerce pourra refuser des demandes d'enregistrement si la
marque de commerce n'est pas distinctive. On ne sait
pas encore comment le caractère distinctif sera
évalué, ni quelle preuve sera requise pour
démontrer le caractère distinctif. En outre, on ne
sait pas si les marques de commerce qui peuvent aujourd'hui
être approuvées sans preuve de caractère
distinctif, par exemple, des lettres, chiffres ou symboles
graphiques, continueront d'être acceptées sans une
telle preuve après la mise en Suvre des amendements. Pour
éviter des objections fondées sur le caractère
distinctif des marques de commerce qui respectent aujourd'hui
les critères actuels d'enregistrement, ainsi que les
coûts élevés liés à la
préparation de la preuve nécessaire pour
démontrer le caractère distinctif, il pourrait
être préférable de produire une demande
d'enregistrement de marques non-traditionnelles dès
maintenant.
- La date de priorité
revendiquée ne sera plus limitée aux demandes
produites dans le pays d'origine du requérant.
Toute demande d'origine pourra être revendiquée,
en autant que le requérant réside dans un pays membre
de la Convention de Paris de 1883. La demande d'enregistrement
au Canada doit tout de même être produite dans les six
mois suivant le dépôt initial, mais une période
de grâce de sept jours sera disponible sur demande.
- Les requérants
pourront produire une demande « divisionnaire
», permettant l'enregistrement pour certains
produits ou services, tout en laissant d'autres en instance.
Cette nouvelle possibilité pourrait être utile pendant
l'examen et pendant une procédure d'opposition si la
demande est opposée seulement pour certains produits ou
services, permettant ainsi au requérant d'obtenir un
enregistrement en liaison avec d'autres produits ou
services.
- L'absence d'emploi et
d'emploi projeté au Canada, ainsi que l'absence de
droit d'emploi, s'ajoutent à la liste de motifs
d'opposition. Puisque les requérants ne seront
plus tenus d'identifier des motifs d'enregistrement, ni
d'indiquer la date de premier emploi, s'il y a lieu, la
décision d'opposer ou non exigera des investigations
pour confirmer que les droits d'un opposant potentiel sont
antérieurs à ceux du requérant. Par ailleurs,
il faudra probablement un certain temps pour déterminer
comment ces nouveaux motifs d'opposition seront mis en
application, afin de pouvoir procéder à une
évaluation efficace de ce qu'une revendication
d'emploi projeté signifie, ou pourquoi un
requérant n'a pas droit d'employer une marque de
commerce. L'absence de droit d'emploi peut
référer à des situations où
l'emploi serait illégal, possiblement en vertu
d'autres lois fédérales.
- Les requérants
pourront produire une contre-déclaration
simplifiée, indiquant simplement que le
requérant a l'intention de répondre à
l'opposition. Cette modification permettra d'éviter
des situations qui ont surgi dans le passé où les
requérants, par inadvertance, n'avaient pas
répondu à tous les motifs d'opposition et, par
conséquent, avaient été présumés
ne pas avoir contesté certains motifs. D'autres
modifications apportées pourront permettre
d'accélérer la procédure
d'opposition.
- Les dispositions transitoires
prévoient que les demandes d'enregistrement admises
à la date de mise en Suvre pourront être
enregistrées pour tous les produits et services dans la
demande, sur paiement de frais d'enregistrement. Aucune
déclaration d'emploi pour ces demandes
d'enregistrement ne sera requise. Actuellement, il y a
plus de 40 000 demandes d'enregistrement au stade de «
l'admission », en attente de la production d'une
déclaration d'emploi. L'enregistrement de ces
marques pour tous les produits et services dans la demande aura
fort probablement un impact majeur sur la disponibilité
éventuelle de marques de commerce similaires.
- La période de
renouvellement diminuera de 15 à 10 ans. À
NOTER : Les enregistrements peuvent être renouvelés
jusqu'à un an avant la date limite de renouvellement. Si
possible, les propriétaires devraient les renouveler
maintenant, avant la mise en Suvre des modifications, afin de
profiter de la plus longue période de renouvellement.
- Le registraire aura des
pouvoirs accrus pour corriger les erreurs de nom et les adresses,
ainsi que pour corriger ses propres fautes, incluant le
retrait d'annonces et la correction d'erreurs dans
l'enregistrement, mais seulement dans la mesure où il en
est avisé dans les six mois suivant l'inscription au
registre. Au surplus, si l'enregistrement est
délivré malgré une demande de prolongation du
délai pour produire une déclaration d'opposition,
le registraire pourra retirer l'enregistrement du
registre.
- Le registraire pourra
lui-même envoyer un avis enjoignant les titulaires de fournir
de la preuve d'emploi de marques de commerce
enregistrées depuis au moins trois ans (procédure de
non-emploi prévue à l'article 45).
Présentement, le registraire peut émettre de tels
avis sur demande même avant trois ans d'enregistrement,
mais le fait rarement. Le projet de loi ne donne aucune indication
à savoir si le registraire pourrait donner ces avis de sa
propre initiative, quoique pendant les consultations qui ont eu
lieu depuis le dépôt du projet de loi, les
représentants du gouvernement ont indiqué qu'ils
pourraient procéder ainsi s'il y a soupçon
d'« abus » par un propriétaire, par exemple,
si les enregistrements sont délivrés pour une liste
excessivement longue de produits et services avec peu de
probabilité d'emploi réel. Bien sûr, tout
titulaire qui reçoit un tel un avis pourra simplement
produire une nouvelle demande d'enregistrement en vertu des
nouvelles dispositions du projet de loi et, à moins
d'une opposition, il obtiendra un nouvel enregistrement -
puisque l'emploi n'est plus une condition préalable
à l'enregistrement.
- L'inscription d'une
cession n'exigera plus de preuve, telle une copie de
la cession, à moins que la demande soit faite par le
cessionnaire.
- Les actes qui constituent une
violation de la marque seront modifiés pour inclure
l'importation et l'exportation de produits,
d'étiquettes et d'emballages en liaison avec une
marque de commerce ou un nom commercial créant de la
confusion. L'objectif de ces dispositions n'est
pas de légiférer l'importation parallèle.
À NOTER : Ces dispositions d'infraction sont
déjà en vigueur.
- L'enregistrement
n'aura pas pour effet d'empêcher l'emploi de
toute caractéristique utilitaire incorporée dans une
marque de commerce.
- Le registraire pourra
détruire ses dossiers pour les demandes d'enregistrement
abandonnées et radiées, six ans après la date
d'abandon ou de radiation. À NOTER : Cette
disposition a été largement critiquée par
plusieurs comme ayant un impact sur la preuve dans des
procédures d'opposition ou des litiges futurs. Le Canada
ne permet pas d'accès en ligne aux correspondances du
Bureau des marques de commerce, néanmoins les dossiers ont
toujours été disponibles pour inspection. On ne sait
pas présentement quand les dossiers seront disponibles en
ligne, mais le gouvernement a indiqué que les modifications
s'appliqueront même si les dossiers en ligne ne
deviennent pas disponibles.
- Les enregistrements pourront
être radiés si le tribunal détermine que
l'enregistrement est vraisemblablement de nature à
restreindre d'une façon déraisonnable le
développement d'un art ou d'une industrie.
Actuellement, la radiation est limitée aux motifs
liés au caractère non enregistrable, à
l'absence du droit à l'enregistrement, à
l'abandon ou à l'absence de caractère
distinctif.
- Il y aura une consultation publique concernant les règlements et les frais. Des consultations sur les frais ont récemment eu lieu et le Bureau des marques propose des frais par classe comme indiqué ci-dessus. Les règlements sont toujours en cours de rédaction. Jusqu'à ce que les règlements soient mis en Suvre, le projet de loi n'entrera pas en vigueur. Possiblement, certains aspects du projet de loi, dont l'implémentation du Protocole de Madrid, entreront en vigueur plus rapidement que d'autres modifications.
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