La « doctrine de la promesse » est une « invention » des tribunaux canadiens. Selon cette doctrine, si une demande de brevet promet une utilité précise, c'est seulement si cette promesse est tenue que l'invention peut avoir l'utilité requise. Cette doctrine, qui va à l'encontre de la loi dans d'autres pays industrialisés, a mené a des déclarations d'invalidités de plusieurs brevets canadiens importants, surtout dans la domaine pharmaceutique.

La doctrine de la promesse a été rejetée par la Cour suprême du Canada en juin 2017 dans l'affaire AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc. 2017 CSC 36 . La Cour a statué que le niveau d'utilité requis d'un brevet canadien ne doit pas être mesuré par des énoncés dans le mémoire descriptif. Ce jugement rapproche davantage le droit canadien de celui de nos partenaires commerciaux internationaux et représente une victoire importante pour les brevetés et l'innovation au Canada.

Le juge Rowe a souligné le lien entre l'utilité et l'objet de l'invention:

Pour que l'objet fonctionne en tant que solution ingénieuse à un problème concret, l'invention doit avoir une utilisation pertinente réelle et qui ne soit pas dénuée d'utilité.

Dans cet esprit, le juge Rowe a statué que:

Pour déterminer si un brevet divulgue une invention dont l'utilité est suffisante au sens de l'article 2 [de la Loi sur les brevets], les tribunaux doivent procéder à l'analyse suivante. Ils doivent d'abord cerner l'objet de l'invention suivant le libellé du brevet. Puis, ils doivent se demander si cet objet est utile — c'est à dire, se demander s'il peut donner un résultat concret?

Ce nouveau test est motivé par les revendications du brevet, plutôt que par le mémoire descriptif. Le juge Rowe a également confirmé que « La Loi ne prescrit pas le degré d'utilité requis. Elle ne prévoit pas non plus que chaque utilisation potentielle doit être réalisée — une parcelle d'utilité suffit. »

En arrivant à cette conclusion, la Cour a reconnu que la doctrine de la promesse était excessivement onéreuse et incompatible avec l'économie de la Loi sur les brevets. La doctrine de la promesse importe à tort le paragraphe 27(3) dans l'article 2, en exigeant que, pour qu'il soit satisfait à la condition d'utilité énoncée par ce dernier, tout usage divulgué (en application du paragraphe 27(3)) soit démontré ou valablement prédit au moment du dépôt.

Néanmoins, les propos suivants du juge Rowe ont laissé ouverte la possibilité que la doctrine de la promesse puisse être ressuscitée par certains autres articles de la Loi sur les brevets :

Le régime de la Loi s'attaque au méfait des promesses excessives de plusieurs façons. Le fait de ne pas divulguer adéquatement l'invention en exagérant, par exemple, la teneur de l'invention entraîne des conséquences. La divulgation qui n'est pas juste et entière, ou qui énonce un fonctionnement ou une utilisation non fondée de l'invention, pourrait ne pas satisfaire aux exigences du paragraphe 27(3) . Une revendication excessive peut être déclarée invalide; cependant, sous l'effet de l'article 58 de la Loi sur les brevets, il peut être donné effet aux revendications valides restantes. De plus, suivant l'article 53 de la Loi, ce méfait peut entraîner la nullité du brevet, lorsque les promesses excessives contenues dans un mémoire descriptif équivalent à une omission ou à une addition « volontairement faite pour induire en erreur ».

Des décisions récentes de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale ont rejeté les arguments que la doctrine de la promesse puisse trouver une seconde vie en utilisant les concepts de la divulgation ou de la suffisance du mémoire descriptif.

Bristol-Myers Squibb Canada Co. c. Apotex Inc., 2017 CAF 190

  • L'objet d'une revendication pour un composé est uniquement le composé;
  • La preuve d'inhibition enzymatique est suffisante pour établir une parcelle d'utilité.

Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc., 2017 CF 776

  • L'objet d'une revendication polymorphe est la nouvelle forme cristalline;
  • La preuve de l'utilité en tant que forme solide stable est suffisante pour établir une parcelle d'utilité.

Il est certain que les contrefacteurs continueront d'essayer de minimiser la décision de la Cour suprême. Les cours inférieures semblent être disposés à résister à ces tentatives.


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