China: 中国专利保护期限补偿制度粗探

我国《专利法》自1985年实施已来，分别于1992年、2000年、2008年、2020年进行过四次修改。最后一次修改的《专利法》于2021年6月1日起施行，此次修改的亮点之一是设立了发明专利申请因审查引起授权延迟的专利保护期限的补偿制度。

根据修改后的《专利法》第四十二条第二款的规定：自发明专利申请日起满四年，且自实质审查请求之日起满三年后授予发明专利权的，国务院专利行政部门应专利权人的请求，就发明专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限补偿，但由申请人引起的不合理延迟除外。

根据该条款，我们可以提取出三条重要信息：

修改后的《专利法》对于专利保护期限补偿制度仅进行了较为上位的规定，对于"不合理延迟"的判断、补偿期限的计算等具体实施性问题并未给出相关的解释，这有待于在修改后的《专利法实施细则》和《专利审查指南》中予以完善。

为了保障修改后《专利法》的施行，国家知识产权局制定并发布了《关于施行修改后专利法的相关审查业务处理暂行办法》，该办法也于2021年6月1日起施行。

该办法第五条规定：对自2021年6月1日起公告授权的发明专利，专利权人可以依照修改后的专利法第四十二条第二款，自专利权授权公告之日起三个月内，通过纸件形式提出专利权期限补偿请求，后续再按照国家知识产权局发出的缴费通知缴纳相关费用。国家知识产权局将在新修改的专利法实施细则施行后对上述请求进行审查。

从该办法中我们能够得到有关请求专利期限补偿的业务处理的初步指引：

与此同时，与修改后的《专利法》相关的《专利法实施细则》也在做出配套修改。国家知识产权局已经公布了《专利法实施细则修改建议（征求意见稿）》。尽管《专利法实施细则》的最终修改版本还没有确定，但该征求意见稿中针对发明专利权保护期限补偿制度的相关修改可供申请人和专利权人参考。

在该征求意见稿中，《专利法实施细则》新增第八十五条之三中规定：给予专利授权期限补偿的，按照实际延迟的天数予以补偿。专利法第四十二条第二款规定的由申请人引起的不合理延迟包括以下情形：（一）未在指定期限内答复国务院专利行政部门发出的通知；（二）申请延迟审查；（三）援引加入；（四）其它情形。本细则第八十六条、第八十七条的情形不属于不合理延迟。

根据该征求意见稿，我们可以获知不予保护期限补偿的情形的相关信息，也能初步了解补偿时间的计算方式。但是，如果仅仅基于以上这些规定，针对具体的案件，专利权人可能仍然无法判断是否有机会获得保护期限补偿以及有可能获得的具体补偿时间。

为了在审查实践层面保障对修改后的《专利法》以及《专利法实施细则》的贯彻落实，国家知识产权局也已开展对《专利审查指南》的适应性修改工作。在《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》中，增加了对于专利授权期限补偿的相关规定。尽管《专利审查指南》的最终修改版本仍未确定，但修改草案征求意见稿中有关专利授权期限补偿的制度解释能够为申请人和专利权人提供实践上的指导和帮助。

具体来看，《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》详细规定了"专利权属于多个专利权人共有的，专利授权期限补偿请求应当由代表人办理。已委托专利代理机构的，专利授权期限补偿请求应当由专利代理机构办理"。这解决了实践中"由谁来办理"期限补偿请求的问题。

修改草案征求意见稿明确规定了：给予专利授权期限补偿的，按照实际延迟的天数予以补偿。实际延迟的天数是指发明专利在授权过程中的不合理延迟时间扣除申请人引起的不合理延迟时间。

这实际上等同于给出了补偿时间的计算公式：

修改草案征求意见稿进一步规定了何为"授权过程中的不合理延迟时间"、何为"申请人引起的不合理延迟时间"。针对"授权过程中的不合理延迟时间"，给出了几种例外情形，包括中止程序、保全措施、行政诉讼程序以及修改专利申请文件后授予专利权的复审程序，这些都不属于授权过程中的不合理延迟。针对"申请人引起的不合理延迟"，给出了未按期答复官方通知、申请延迟审查等五种具体情况的说明，并分情况规定了在由申请人引起的不合理延迟下延迟时间的具体计算方式。

该修改草案征求意见稿还对期限补偿请求的审批程序做出了规定：经审查后认为专利授权期限补偿请求不符合期限补偿条件的，专利局应当给予请求人至少一次陈述意见和/或补正文件的机会。对于此后仍然不符合期限补偿条件的，应当作出不予期限补偿的决定。经审查后认为专利授权期限补偿请求符合期限补偿条件的，专利局应当作出给予期限补偿的决定，告知期限补偿的天数。

基于这些规定，我们已经能够基本获知专利保护期限补偿的条件、期限计算方式以及审批程序，对于近期获得专利权的案件，可以依据这些规定来初步考量是否可提出专利保护期限的补偿请求，并大体估算可能获得的补偿时间。

比如，一件中国发明专利申请，该申请为分案申请，其母案申请的申请日2007年10月19日，该分案申请的递交日为2015年4月30日。专利局于2015年9月23日发出发明专利申请进入实质审查阶段通知书。在实质审查过程中，申请人共提出四次延期答复请求，每次延期两个月，但由于申请人对申请文件的修改不到位，致使审查员于2018年11月19日发出驳回决定。申请人在收到驳回决定后，于2019年2月28日提出了复审请求，并在复审过程中对申请文件做出修改，克服了驳回决定中指出的缺陷。合议组于2021年3月18日发出复审决定，撤消了驳回决定。该分案申请最终于2021年7月13日得到授权。

首先，该分案申请于2021年6月1日之后授权，且专利权人在2021年9月考虑请求保护期限的补偿，当时授权日起未满三个月，专利权人有权按照修改后的《专利法》第四十二条第二款的规定考虑提出专利保护期限的补偿。

接下来，我们可以对照上面的"实际延迟天数"的计算公式，看看本案是否符合补偿的条件以及可能的补偿时间。

实际延迟天数的计算中，两个重要的因素分别是授权过程中的不合理延迟时间和申请人引起的不合理延迟时间。授权过程中的不合理延迟时间指发明专利的授权公告日减去自发明专利申请日起满四年且自实质审查请求之日起满三年的日期。

我们先来确定申请日、实质审查请求日和授权日：按照《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》的规定，对于分案申请，这里的申请日是指分案申请的递交日，那么本案用于计算延迟的申请日应为2015年4月30日。实质审查请求日计为发明专利申请进入实质审查阶段通知书的发文日，即2015年9月23日。授权公告日为2021年7月13日。

本案经历了复审程序，且在复审程序中通过修改申请文件克服了驳回决定中指出的缺陷，这种情形下，整个复审过程都不属于授权过程中的不合理延迟时间，应该将复审程序的历经时间扣除掉。关于如何计算复审程序的历经时间，这一点在修改草案征求意见稿中未做详细说明。特别是复审程序的起始时间，目前无法确定是以驳回决定发文日、还是以复审请求的提出日、抑或是以复审请求受理通知书的发文日为准（据估计，国家知识产权局更有可能将这里涉及的复审程序的历经时间界定为从驳回决定发文日直至复审决定发文日的整个期间；这一点还要以后续的实际操作办法为准）。对于本案而言，我们可以暂且将复审过程计算为历经约两年时间。

申请人在实质审查过程中提出过四次延期请求，每次请求延期两个月，且每次都是在两个月延期期限的届满之时提交答复意见。也就是说，申请人引起的不合理延迟时间可计算为8个月。

这样算下来，对于本案例而言，"授权过程中的不合理延迟时间"小于"申请人引起的不合理延迟时间"，没有产生"实际延迟天数"，相应地，也就不会得到专利保护期限的补偿了。

这个案例需要特别注意两点：一是专利期限补偿制度下"申请日"的定义；二是"授权过程中的不合理延迟时间"需要排除的情形（修改专利申请文件后被授予专利权的复审程序）。如果没有考虑到这两点，可能会误认为本案可以获得保护期限的补偿，导致不必要的浪费。

尽管目前还没有发布《专利法实施细则》和《专利审查指南》的修订版本，但上述征求意见稿中已经给出了专利保护期限补偿制度的大致框架，申请人和专利权人可基于已经施行的修改后的《专利法》以及《关于施行修改后专利法的相关审查业务处理暂行办法》，并结合《专利法实施细则修改建议（征求意见稿）》和《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》中的相关规定，初步考量已获权的发明专利是否有可能获得专利保护期限的补偿并估算有可能获得的补偿时间。

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