Con decisione dell'8 maggio 2023, la Divisione di Cancellazione dell'EUIPO ha fornito importanti chiarimenti sull'uso di un marchio in relazione a specifici prodotti registrati.

Fatti del procedimento

Nell'aprile 2022 è stata presentata una domanda di decadenza per non uso ai sensi dell'articolo 58, par. 1, lett. a), RMUE, nei confronti della registrazione internazionale designante l'Unione Europea “K-WAY” di titolarità di K-Way S.p.A. La domanda ha avuto ad oggetto tutti i prodotti rivendicati dal marchio nelle classi 9, 18, 25 e 28, in parte relativi al core business della nota azienda K-Way operante nel settore dell'abbigliamento.

Per dimostrare l'uso del marchio, il titolare ha presentato ampia documentazione tra cui fatture, cataloghi, materiale pubblicitario, comunicati stampa e contenuti pubblicati sui social media.

La decisione dell'EUIPO

Nell'esaminare la documentazione presentata dal titolare del marchio, l'EUIPO ha ritenuto che le prove fossero sufficienti in relazione ai requisiti del tempo dell'uso, luogo dell'uso, natura dell'uso (uso come marchio e uso del marchio come registrato) ed estensione dell'uso.

Tuttavia, nel valutare il requisito dell'uso in relazione ai prodotti registrati, l'EUIPO ha ritenuto che le prove dimostrassero l'uso del marchio solo per specifici prodotti.

In particolare, l'EUIPO ha effettuato un esame dettagliato della documentazione fornita dal titolare per ciascuno dei prodotti. L'EUIPO ha così operato una precisa differenziazione tra i prodotti, delineando con precisione i limiti delle prove d'uso.

Di conseguenza, l'EUIPO ha riconosciuto che:

  • la prova dell'uso nella classe 9 per “occhiali, in particolare occhiali da sci” non copre gli ulteriori prodotti rivendicati dal marchio, come “apparecchi e strumenti ottici, in particolare occhiali da vista, occhiali, lenti e montature per occhiali, parti e accessori per tutti i suddetti prodotti; occhiali (tranne quelli da sci)”;
  • la prova dell'uso nella classe 18 per una serie di prodotti, quali valigie, borse, portafogli, borsette, non copre gli ulteriori prodotti rivendicati dal marchio “bauli; valigette; ombrelli e ombrelloni”;
  • la prova dell'uso nella classe 25 per “articoli di abbigliamento, vale a dire costumi da bagno, maglie, pantaloni, pantaloncini, giacche, giacche a vento, cappotti, soprabiti, impermeabili, maglioni, cardigan, top e pile, tute da allenamento e da ginnastica, camicie, camicie di tessuto, polo, t-shirt, top, abiti, gonne, fasce per capelli, sciarpe; guanti, cappelli, berretti, cinture; scarpe, stivali, sandali, scarpe sportive e da atletica” non copre gli ulteriori articoli di abbigliamento rivendicati dal marchio (ad es. “intimo, uniformi sportive, jeans, tute da lavoro, calze, canottiere, top, camici, calze, accappatoi, fasce per il collo, cravatte; pantaloni, pantofole”);
  • la prova dell'uso nella classe 28 per sci non copre gli ulteriori prodotti rivendicati dal marchio, quali “pattini per il ghiaccio; racchette da sci, snowboard”.

Alla luce di quanto precede, l'EUIPO ha parzialmente accolto la domanda di decadenza, con ciò confermando che la portata della prova d'uso su determinati prodotti non può essere estesa a prodotti che, per quanto affini, non sono strettamente coperti dalla prova.

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