Como consecuencia de la publicación de la Directiva UE 2015/2436 de fecha 16 de diciembre de 2015 del Parlamento Europeo y del Consejo, es necesario que nuestro ordenamiento jurídico se adapte a lo dispuesto en dicha Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas
Por ello, nuestra vigente Ley marcas 17/2001 de 7 de diciembre deberá ser modificada en consecuencia.
A continuación, exponemos las principales novedades que incorpora el Anteproyecto de Ley:
- Desaparece el requisito de la capacidad de representación gráfica del signo para poder registrarse como marca, abre el acceso al registro de signos no tradicionales (en todo caso el signo ha de poder representarse de manera "clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva", que son los criterios del caso Sieckmann Asunto C-273/00).
- Desaparece la distinción entre marcas notorias y renombradas, aunque se mantiene el concepto de renombre: por ejemplo, en las prohibiciones de registro.
- El Anteproyecto extiende la prohibición del registro de signos que pretenden obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o renombre de una marca con renombre en España, o cuyo uso cause perjuicio al carácter distintivo o al renombre de esa marca, también a las marcas de la Unión ("MUE") que gocen de renombre en la Unión Europea.
- Prohibiciones absolutas: sistematización en materia de Denominaciones de Origen (DD.OO), términos tradicionales de vinos y especialidades tradicionales garantizadas, al remitirse a la normativa UE y nacional.
- Se introduce nueva prohibición a los sinos que consistan o reproduzcan la denominación de una obtención vegetal.
- Se introduce una nueva prohibición relativa a los signos que afecten a las DDOO y a las Indicaciones Geográficas (IG) según la legislación UE o nacional.
- En el procedimiento de oposición, si lo pide el solicitante, exigencia de prueba de uso de la marca en los cinco años anteriores a la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de marca posterior, si han transcurrido cinco años desde su registro.
- Una acción de violación de marca contra el titular de una marca posterior no puede prosperar si esta última ha devenido inatacable frente a la anterior: ya sea por concurrir la caducidad por tolerancia, o porque en la fecha de solicitud (o prioridad) de la marca posterior la anterior no reunía los requisitos para obtener la nulidad de ésta.
- Se modifica la legitimación de los licenciatarios: el licenciatario no puede (salvo pacto en contra) ejercer acciones por violación de marca sin consentimiento del titular; aunque el exclusivo podrá hacerlo si, habiendo requerido al titular, éste no las ejerce.
- Procedimiento administrativo de nulidad y caducidad ante la OEPM junto al procedimiento judicial. Esta atribución será compartida con los juzgados y tribunales cuando se plantee por vía reconvencional en acciones por violación de marcas.
Todas estas modificaciones están previstas que entren en vigor el 14 de enero de 2019, salvo las relativas a los procedimientos administrativos de nulidad y caducidad, que entrarían en vigor el 14 enero del 2023.
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