根据审查指南的规定,一件专利申请包括两项以上发明的,申请人可以主动提出或者依据审查员的审查意见提出分案申请。分案申请的递交流程看似简单,实则涉及很多规定和环节,经验不足很可能会踩到雷区。

以下,笔者根据在日常代理实践中的一些经验,整理了一些分案申请的雷点,旨在帮助大家强化记忆,扫除雷点。

分案申请的请求书填写错误

分案申请应当在请求书中填写原申请的申请号和申请日,如果是针对分案申请提出的再次分案申请,则还应当填写针对的分案申请的申请号。如果原申请的申请日填写有误,则审查员会发出补正通知书;如果没有填写原申请的申请日,则以原申请号所对应的申请日为申请日。

特别注意,如果在请求书中没有填写原申请的申请号或者填写的原申请的申请号有误的,则会按照一般专利申请受理,而不按照分案申请受理。

分案申请的申请人和发明人不合格

"专利审查指南"第328号修正版的规定,分案申请的申请人应当与提出分案申请时原申请的申请人相同,针对分案申请提出再次分案申请的申请人应当与该分案申请的申请人相同;分案申请的发明人应当是原申请的发明人或部分成员,针对分案申请提出的再次分案申请的发明人应当是该分案申请的发明人或部分成员。

在2010版审查指南中规定的分案申请人应与原申请的申请人相同,如果不同,则应当提交申请人变更证明材料。

在第328号修正版中,明确了有资格提出分案申请的申请人应当是提出分案申请时原申请的申请人,针对分案申请提出再次分案申请的申请人应当是该分案申请的申请人;同时还明确了再次分案申请的发明人应当是该分案申请的发明人或部分成员。该修改明确了只能由原申请的申请人提交分案申请,如果需要变更申请人,则必须办理著录项目变更手续。

分案申请的递交时间不符合规定

分案申请应当在规定的期限内递交,对于分案申请的递交日不符合规定的,审查员会发出分案申请视为未提出通知书,并作结案处理。

在原申请已被授权的情况下,提出分案申请的最终期限是收到授予专利权通知书之日起两个月内。可以理解的是,申请人如果在两个月期限届满之前提前办理授权办登手续,递交分案申请的最终期限不受提前办理授权办登手续的影响,仍然以收到授予专利权通知书之日起两个月内为准。

在原申请被撤回或视为撤回的情况下,申请人不能基于原申请提出分案申请。但申请人可以在收到视为撤回通知书两个月内提出恢复权利请求,权利恢复后仍然可以基于原申请提出分案申请。

在原申请被驳回的情况下,申请人可以在收到驳回决定之后至提出复审请求的三个月期限届满之前,基于原申请提出分案申请,在提出复审请求的三个月期限届满之后且申请人未提出复审请求的,申请人不能基于原申请提出分案申请。

在原申请进入复审和针对复审决定的行政诉讼期间,申请人也可以基于原申请提出分案申请。

再次分案申请的递交时间不符合规定

根据"专利审查指南"第328号修正版的规定,因审查员发出分案通知书或审查意见通知书中指出分案申请存在单一性的缺陷,申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的,再次提出分案申请的递交时间应当以该存在单一性缺陷的分案申请为基础审核。

在2010版审查指南中对于再次分案申请的递交时间没有明确规定,导致实践中产生了对是否需要针对分案申请的状态进行审核的不同理解。

在第328号修正版中,消除了对再次分案申请递交时间的理解分歧,明确了再次提出分案申请的递交时间应当以存在单一性缺陷的分案申请为基础进行审核。例如,如果存在单一性缺陷的分案申请已被授权,则申请人最迟应当在分案申请作出授予专利权通知书之日起两个月期限届满之前提出再次分案申请;如果审查员已对存在单一性缺陷的分案申请发出驳回决定,则申请人可以在收到驳回决定之日起三个月内提出再次分案申请,或者在提出复审请求或行政诉讼期间,申请人也可以提出再次分案申请。

再次分案申请的递交文件错误

"专利审查指南"第328号修正版对再次提出分案申请的递交手续进行了简化。

在2010版审查指南中明确规定了申请人再次提出分案申请的同时,应当提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或分案通知书的复印件。

在第328号修正版中,进一步简化了再次提出分案申请的手续,取消了提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或分案通知书的复印件的要求。即,申请人针对审查员提出单一性缺陷的审查意见通知书或分案通知书提交再次分案申请时,不再需要同时提交涉及单一性缺陷的审查意见通知书或分案通知书的复印件。

分案申请的实审期限超出

分案申请的实审期限应从原申请日起算。针对分案申请提出的再次分案申请,实审期限应当从针对的分案申请的申请日起算。分案申请提交时,如果实审期限已经届满或者距离实审期限届满日不足两个月,则申请人可以自分案申请日起两个月内或者自收到受理通知书之日起十五日内提出实审请求,并交纳实审费。前述两个期限的届满日通常不为同一天,实践中实审期限可以较晚的届满日为准。

以上仅是笔者在专利代理实践中的一些粗浅认识,旨在提供实践中提交分案申请时需要注意的事项,如有任何不妥之处,还请各位专家和同仁不吝赐教,再次表示由衷的感谢。

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