Ça y est, les journaux de masse en parlent... La nouvelle franchise de la Ligue nationale de hockey, les Vegas Golden KnightsTM, font face à une opposition pour l'enregistrement de leur marque au USPTO. Notre expert Jean-François Drolet commente :
JFD : on ne peut pas dire que le club de hockey aura une victoire facile sur la glace du USPTO. Il est même possible qu'il doive se rendre en tirs de barrage afin d'obtenir l'enregistrement de ses quatre marques de commerce intégrant les mots « Golden Knights ». Rappelons que le club a logé en août 2016 plusieurs demandes afin de protéger les marques et logos devant être associés à son club de hockey. Deux de ces marques intégrant les mots « Golden Knights » sont associés à des « vêtements » alors que les deux autres sont plutôt liés à des « services de divertissements ». Au-delà des difficultés rencontrées au niveau de l'examen – rappelons que l'examinateur s'objecte à l'enregistrement de deux marques « vêtements » sur la base de l'enregistrement antérieur de la marque GOLDEN KNIGHTS THE COLLEGE OF SAINT ROSE & Design détenue par College of Saint Rose et également enregistrée en association avec des vêtements – le club doit maintenant faire face à une opposition logée au tout début de l'année et visant, cette fois, ses deux autres demandes associées aux « services de divertissement ». Cette fois l'opposition arrive tel un bon lancer du poignet dans le coin supérieur du côté du gant ! L'opposant, dans ces deux dossiers, est le Department of the Army. L'opposante base sa procédure sur le fait que ses clubs athlétiques sont déjà connus et utilisent depuis plusieurs années les marques Black Knights et Golden Knights. C'est évidemment la seconde marque qui pose le plus de problème. L'opposante considère donc que l'adoption et l'emploi sur le club de hockey des marques VEGAS GOLDEN KNIGHTS et LAS VEGAS GOLDEN KNIGHTS en lien avec des services liés aux prestations de son club de hockey est susceptible de créer de la confusion et d'affecter la valeur de sa propre marque antérieure.
Q : Quelle est la tournure probable de la suite des choses?
JFD : Il est encore difficile de prévoir ce qu'il va advenir de ces deux débats dans la mesure où le club de hockey dispose encore de plusieurs options tant au niveau administratif que judiciaire. Il faut cependant mentionner que le long et fouillé argumentaire présenté en juin dernier par le club en réponse à l'objection formulée à l'encontre des deux marques « vêtements » a été rejeté par l'examinateur. En ce qui concerne l'opposition, il faudra attendre encore quelques mois avant de voir quelle stratégie sera adoptée par le club.
Q : À cette étape, quelle est la pire des choses qui pourrait arriver au club de Vegas? Un changement de nom?
JFD : il est extrêmement peu probable qu'un changement de nom soit effectué par le club. Sachant que les procédures en cours visent à assurer la protection des marques aux États-Unis, il demeure possible, en théorie du moins, que le club abandonne les procédures d'enregistrement et prenne la décision de valider l'emploi des marques par le biais de licences. Cette hypothèse suppose cependant que le College of Saint Rose et le Department of the Army acceptent cette situation qui, financièrement, pourrait s'avérer intéressante. Je crois cependant que le club va épuiser tous ses moyens avant d'opter pour cette solution de dernier recours dans la mesure où la vente de produits dérivés, qui suppose la propriété de droits de PI, demeure une source de revenus très intéressante pour toute organisation sportive. Un changement de nom, à ce stade-ci, serait un peu comme compter dans son propre filet !
Merci Jean-François... Au moins, au moment où on se parle, les Vegas Golden Knights peuvent se consoler, car ils sont au premier rang du classement général de la ligue, les chanceux.
About Norton Rose Fulbright Canada LLP
Norton Rose Fulbright is a global law firm. We provide the world's preeminent corporations and financial institutions with a full business law service. We have 3800 lawyers and other legal staff based in more than 50 cities across Europe, the United States, Canada, Latin America, Asia, Australia, Africa, the Middle East and Central Asia.
Recognized for our industry focus, we are strong across all the key industry sectors: financial institutions; energy; infrastructure, mining and commodities; transport; technology and innovation; and life sciences and healthcare.
Wherever we are, we operate in accordance with our global business principles of quality, unity and integrity. We aim to provide the highest possible standard of legal service in each of our offices and to maintain that level of quality at every point of contact.
For more information about Norton Rose Fulbright, see nortonrosefulbright.com/legal-notices.
Law around the world
nortonrosefulbright.com
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
